侵权约定赔偿的适用规则
文/上海市高级人民法院
朱佳平（二审承办人）
【裁判要旨】
当事人对将来再次侵害知识产权之行为约定的损害赔偿数额，可以兼具补偿与惩罚的双重功能。被诉行为属于故意重复侵害知识产权的，可依据当事人在先的惩罚性赔偿约定确定赔偿数额。
【案号】
一审：（2019）沪73民初175号
二审：（2020）沪民终555号
【案情】
原告：禧玛诺（新）私人有限公司（以下简称禧玛诺公司）。
被告：宁波赛冠车业有限公司（以下简称赛冠公司）、宁波优升车业有限公司（以下简称优升公司）。
原告禧玛诺公司是外观设计专利“自行车后变速器”（专利号：ZL201230022870.0）的专利权人，该专利权目前有效。2015年1月，禧玛诺公司向法院提起诉讼，指控赛冠公司制造、销售、许诺销售的HG-21A自行车部件侵犯了上述外观设计专利权。案件审理期间，两公司达成调解协议，赛冠公司承认侵权行为，并承诺停止制造、销售、许诺销售任何落入涉案专利权保护范围的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，否则支付禧玛诺公司违约金100万元。在此期间，赛冠公司将部分生产设备、商标转让给了优升公司，赛冠公司的高级管理人员徐某、凌某等人也前往优升公司就职。
2016年5月、2017年5月，禧玛诺公司委托代理人分别前往中国国际自行车展览会，对展会会刊、展台布置、宣传册、展位工作人员名片等进行公证证据保全，发现上述物品均同时对外公示了优升公司与赛冠公司名称，宣传册中均包含了HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B产品，2017年宣传册用不干胶对HG-21A型号产品进行了遮挡。2017年11月，禧玛诺公司向赛冠公司发送律师函，表明后者在展会上的上述行为侵犯了禧玛诺公司的外观设计专利权，要求其依调解协议赔偿100万元。同年12月，禧玛诺公司收到发件人为“Eric.Yang”的复函邮件，称已经按照调解协议履行义务，对产品型录中的有关图片进行了遮挡，邮件末尾标注“NINBO YOUSHENG BICYCLE CO.,LTD”等字样。
2018年，浙江省慈溪市市场监管局在扣押优升公司生产的侵犯禧玛诺公司商标权的商品时，发现了后拨器半成品、配件以及生产车间；处罚过程中查获了优升公司生产计划表，该表中记载有型号为HG-21A ED、HG-21A CP的产品。
禧玛诺公司据此向法院提起诉讼认为，被告赛冠公司制造、许诺销售的HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别与涉案专利设计1、设计2相同，落入涉案外观设计专利权保护范围，其行为违反了调解协议约定，应当依约赔偿100万元；被告优升公司与赛冠公司人格混同，共同实施侵权行为，应承担连带责任。诉讼请求：1.判令两被告立即停止制造和许诺销售侵犯201230022870.0号外观设计专利权的产品，以及停止其它一切侵犯上述专利权的行为；2.判令两被告销毁所有库存侵权产品以及制造侵权产品专用的工具、模具，删除所有宣传资料上登载的侵权产品信息（包括但不限于产品目录）；3.判令两被告共同赔偿原告经济损失以及合理开支共计100万元。
【审判】
上海知识产权法院一审认为，被控侵权产品HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别落入涉案专利设计1、设计2的保护范围，侵犯了原告的外观设计专利权，两被告提出的抵触申请抗辩和现有设计抗辩均不能成立。现有证据尚不足以证明两被告人格混同，但结合展会、网站、行政机关查处等情况，足见两公司共同实施了制造、许诺销售被控侵权产品的行为，应当共同承担侵权责任。
赛冠公司的侵权行为明显违反了前案调解协议中的约定，应当按协议约定承担赔偿100万元的民事责任。赛冠公司包括生产设备在内的固定资产以及商标均转让给了优升公司，公司法定代表人等高级管理人员均至优升公司任职。针对权利人的索赔律师函，被告优升公司通过其对外公示的邮箱回函表明其已履行调解协议内容，且在2017年宣传册中遮盖HG-21A产品。优升公司与赛冠公司共同参加展会，在展会和官网上均以两公司名义共同对外宣传，优升公司还在其公司网站对外宣称的公司名称为宁波优升（赛冠）车业有限公司。两被告上述一系列行为均系在赛冠公司或者其与优升公司实施侵害原告涉案外观设计专利权的行为期间所进行。上述事实能够证明优升公司明知或者应当知晓赛冠公司存在前案调解协议约定的赔偿条款，两被告的共同侵权行为显然具有逃避再次侵权应承担调解协议约定的赔偿数额之目的。况且，在2016年展会上原告提出投诉之后两被告仍持续侵权，具有明显的共同侵权故意和意思联络，因此，两被告理应就该100万元赔偿数额承担共同赔偿责任。
一审判决：一、被告赛冠公司、优升公司应于判决生效之日起立即停止侵害原告禧玛诺公司享有的名称为“自行车后变速器”（专利号为ZL201230022870.0）的外观设计专利权；二、被告赛冠公司、优升公司应于判决生效之日起10日内共同赔偿原告禧玛诺公司经济损失以及合理开支共计100万元；三、驳回原告禧玛诺公司的其余诉讼请求。
被告赛冠公司、优升公司不服一审判决，提起上诉认为：1.被控侵权产品与涉案专利外观设计不相同不近似，不构成侵权。2.如果被诉侵权设计与涉案外观设计专利构成近似，则被诉侵权设计与抵触申请无实质性差异，亦不构成侵权。3.赛冠公司已经停止生产经营活动，不可能与优升公司共同实施侵权行为。4.调解协议不能作为后续诉讼中对当事人不利的证据。调解协议约定的违约金系违约责任计算方式，而非侵权损害赔偿的计算方式。赛冠公司与禧玛诺公司在前案中签订的调解协议对优升公司没有拘束力。一审法院判决优升公司和赛冠公司共同赔偿100万元，违反了侵权责任的因果关系原则和比例原则，造成严重的不公平和利益失衡。综上，请求二审法院改判驳回禧玛诺公司一审全部诉讼请求。
上海市高级人民法院二审认为，关于被控侵权产品的外观设计是否落入涉案专利权保护范围。经比对，HG-21、HG-21A与涉案专利设计1的部件外形相同，整体形状亦相同。HG-21、HG-21A上印有的商业标识，在外观设计比对时不应予以考虑。HG-21的支架轴组件形状与涉案专利不同，但该部件属于该产品惯常设计，对整体视觉效果不产生影响。两上诉人提出的连杆组件和基座部件正面的两条弧线设计不同、基座部件中央安装的固定螺母设计不同等区别，属于局部细微差异，对整体视觉效果不产生实质性影响。故HG-21、HG-21A与涉案专利设计1基本相同，落入涉案专利权保护范围。HG-24、HG-24A、HG-24B与涉案专利设计2的比对，与上述情况基本相同，也落入涉案专利权保护范围。上诉人主张的涉案专利的在先申请外观设计专利，与被控侵权产品的基座部件和连杆组件外形设计区别较大，外侧板的形状设计亦明显不同，且上述部件容易被一般消费者关注到，对整体视觉效果影响较大。故上诉人主张的现有设计抗辩不能成立。
根据展会、网站以及行政机关查处中的证据，足以证明两上诉人在被控侵权产品的制造和许诺销售中存在业务混同。赛冠公司虽主张早已停止经营活动，但该辩称明显与其上述对外表示行为不符。优升公司否认制造被控侵权产品，却未就生产计划表中载有被控侵权产品的近似型号作出合理解释，并提供反驳证据，故两上诉人共同实施侵权行为，依法应承担连带责任。
关于一审法院依据赛冠公司与禧玛诺公司在前案中签订的调解协议确定本案损害赔偿金额是否有误。首先，调解协议中约定的100万元违约金，是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定，符合最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《侵犯专利权解释》）第28条之规定，可以作为确定本案赔偿金额的依据。其次，赛冠公司签订调解协议后，就将生产设备、商标转让给优升公司，其高级管理人员也转至优升公司任职，继续实施上述侵权行为，显然具有逃避调解协议约定的赔偿责任的目的。优升公司虽不是调解协议签订主体，但与赛冠公司有共同侵权的意思联络，以及逃避调解协议约定责任的共同目的，应连带承担赔偿责任并受前案调解协议关于赔偿金额的约束。再次，根据二审查明的事实，2018年至2020年期间，市场上仍有部分被控侵权产品在销售，禧玛诺公司确因侵权行为遭受了实际损失。最后，民法典第一千一百八十五条规定，故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。本案中，赛冠公司、优升公司系故意侵权、多次侵权，并存在故意逃避侵权责任的情节。一审法院依据前案调解协议，判决本案的损害赔偿金额为100万元，有利于保护民事主体合法权益、维护社会和经济秩序，也有利于弘扬社会主义核心价值观，且未超出本案各方当事人的合理预期，故上诉人关于一审判赔金额违反侵权责任的比例原则、造成严重不公平和利益失衡的上诉理由不能成立。
据此，上海高院判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
《侵犯专利权解释》第28条规定，权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。实践中，当事人往往在专利侵权纠纷的和解协议中对再次侵权行为事先约定惩罚性赔偿数额，该约定是否符合上述司法解释的规定，在具体案件中应如何适用约定赔偿方式确定赔偿数额，仍存在一些争议问题。本案二审判决对约定赔偿方式之惩罚性功能和涉他效力进行了有益探索，并结合民法典关于恶意侵害知识产权惩罚性赔偿规定的溯及适用规则，明确了当事人对将来再次侵害知识产权之行为约定的损害赔偿数额，可以兼具补偿与惩罚的双重功能，亦符合对恶意侵权、重复侵权补偿与惩罚并重的法律精神；被诉行为属于在先调解协议中约定的重复侵权行为的，可以依据在先约定确定赔偿数额。
根据专利法的规定，确定侵犯专利权的赔偿数额有以下几种方式：一是按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；二是按照侵权人因侵权所获得的利益确定；三是参照涉案专利许可使用费的倍数合理确定；四是2021年6月1日起实施的新专利法增加规定了在按照上述3种方法确定赔偿数额的基础上，可以在1倍以上5倍以下确定惩罚性赔偿数额；五是在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的情况下，法院可以酌情给予法定赔偿。虽然专利法未明确将权利人与侵权人之间的约定赔偿作为确定侵犯专利权赔偿数额的方式之一，但是当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额或赔偿计算方式作出约定，应当不为侵权责任法、专利法等法律所禁止。考虑到实际损失、侵权获利、专利许可使用费等赔偿数额确定方式存在举证困难、诉讼成本高等现实困境，约定赔偿方式作为基于当事人意思自治的赔偿数额确定方式，有利于解决专利侵权纠纷中损害赔偿举证难、计算耗时费力等难题，不啻为一种简便的损害赔偿确定方法。因而，《侵犯专利权解释》第28条对约定赔偿方式予以明确，并将其作为专利法规定的上述几种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。
当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方法，可以是侵权行为发生后的事后约定，也可以是侵权行为发生前的事先约定。如果是侵权行为发生后的事后约定，相当于对侵权损害赔偿责任的协商调解。如果是侵权行为发生前的事先约定，从形式上看与合同违约金类似，甚至有的当事人在约定时即采用了“违约金”的表述。然违约行为是对基础交易合同约定义务的违反，违约金是对违约行为责任承担方式的约定。当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方法则并非缔结合同权利义务法律关系的意思表示，而是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的事先约定，嗣后发生的侵权行为亦不是对基础交易合同的违反，故约定赔偿就其性质而言，不属于违约责任，仍然是侵权责任。同时，虽然约定赔偿在性质上属于侵权责任，但约定赔偿也涉及合同法的适用，如人民法院应当依据合同法审查当事人的约定是否存在无效、可变更或撤销的情形。
（一）约定赔偿方式的适用以侵权损害赔偿责任构成为前提
由于约定赔偿的性质属于侵权责任，在适用约定赔偿条款时，仍然应在审查侵权责任构成要件的基础上确定侵权责任是否成立，而不是依照合同违约责任构成要件进行审查。具体而言，在专利侵权纠纷中能否适用约定赔偿，首先应就涉案专利的权利主体和权利有效性进行审查，其次应判断被控侵权产品的技术方案或外观设计是否落入涉案专利的保护范围，再次还要对被控侵权人提出的现有技术（或现有设计）抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩进行认定，最后还需要以权利人存在实际损失为前提来判断被控侵权人是否需要承担损害赔偿责任。
（二）约定赔偿方式的优先适用及其适用条件之审查
鉴于民事侵权损害赔偿属于当事人可以通过意思自治予以处分的私权利，在当事人意思自治的范畴内应当遵循约定优于法定的原则。因此，专利法虽然规定了侵权赔偿数额计算方法的适用顺序，但该种法律规定并不排斥当事人以协商一致的方式确定损害赔偿数额或计算方法，即当事人协商一致的损害赔偿数额或计算方法应当优先于专利法规定的赔偿数额计算方法予以适用。约定赔偿方式的优先适用，应当满足当事人就该种赔偿方式所约定的具体适用条件。如不能满足当事人达成的约定赔偿条款中的适用条件，则约定赔偿方式就不能适用，仍然需要适用专利法所规定的上述赔偿数额计算方式并遵循专利法规定的适用顺序。如有的当事人约定的损害赔偿数额限于特定专利、特定被控侵权产品或者特定侵权行为，有的则明确了侵权期间的起始日期，在适用时均应予以审查。此外，还需要注意当事人约定的损害赔偿数额是否包含合理开支，一般而言，如无特别指出的，应当认为约定的数额已包括合理开支在内。
（三）约定赔偿的涉他效力
基于合同相对性原则，约定赔偿条款一般仅对协议双方有效，效力不及于第三方，即便该第三方与协议双方有关联关系甚至知晓该约定赔偿条款的存在。但在某些特定情况下，约定赔偿条款应具有涉他效力。比如本案中的情形，赛冠公司在与禧玛诺公司签订调解协议后，就将生产设备和商标转让与优升公司，其公司高管亦转至优升公司任职，继续实施侵害涉案专利的行为。在当事人以金蝉脱壳方式继续实施侵权行为的情况下，如若固守合同相对性原则，则极易助长这种恶意侵权行为，使在先协议约定沦为一纸空文。因此，虽然优升公司并非调解协议的签订主体，但基于其与赛冠公司共同侵权的意思联络及故意逃避调解协议约定的赔偿责任之共同目的，其理应受到调解协议约定赔偿条款的约束。是故，在特定情形下突破合同相对性原则、赋予约定赔偿以涉他效力，对市场行为具有正向指引作用。
当事人对再次侵权行为事先约定赔偿数额，并不能准确预估后续侵权所导致的损失，故其目的通常不在于损失填平，而在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。该种约定赔偿方式往往兼具补偿与惩罚双重功能，甚至更偏重于惩罚性。约定的赔偿金额高于实际损失的，则超出部分就体现了惩罚性。笔者认为，如果约定赔偿方式突破损害赔偿的填平原则，其约定数额高于权利人的实际损失，也符合对恶意侵犯知识产权行为给予惩罚性赔偿的法律精神。民法典第一千一百八十五条规定，故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。本案二审判决的作出时间在民法典施行后、新专利法施行前，故在此仅引用民法典关于惩罚性赔偿的规定。当然，引用民法典关于惩罚性赔偿的规定已足以论证约定赔偿方式的惩罚性。在事先已对再次侵权行为约定赔偿责任的情况下，侵权人系明知对方享有专利权，其再次实施侵权行为不仅在主观上存在侵权故意，在客观上也具有多次侵权、重复侵权的严重情节，符合民法典关于知识产权侵权惩罚性赔偿的适用条件，可以给予惩罚性赔偿。
本案专利侵权纠纷属于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，故需要考虑民法典惩罚性赔偿规定的溯及适用问题。最高法院《关于适用民法典时间效力的若干规定》第二条规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。第3条规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。笔者认为，上述司法解释第2条是针对修改规定的溯及力，以适用旧法为原则，适用新法为例外，即只有在符合三个有利于的情况下才适用新法。上述司法解释第3条则是针对新增规定的溯及力，以适用新法为原则，适用旧法为例外，即只有在但书的情况下才不适用新法。既然新增规定的溯及适用要考虑当事人的合理预期和权利义务平衡，那么举重以明轻，在修改规定的溯及适用中也要考虑这个因素，故第2条中的“更有利于保护民事主体的合法权益”应当包含第3条中是否“明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期”的价值判断。由于民法典规定的知识产权侵权惩罚性赔偿条款属于责任加重，是对原有的知识产权侵权责任规则的修改，应以适用旧法为原则，适用新法为例外，只有在符合三个有利于（同时考虑是否明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期）的情况下才适用新法。本案中，赛冠公司和优升公司系故意侵权、多次侵权，并存在故意逃避侵权责任的情节，适用惩罚性赔偿的规定有利于知识产权保护、维护社会和经济秩序、弘扬社会主义核心价值观；同时依据前案调解协议判决本案的损害赔偿金额也不违背当事人的合理预期，没有明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务。故二审法院适用民法典第一千一百八十五条规定支持了前案调解协议中约定的惩罚性赔偿数额，体现了对故意重复侵权行为的严惩，符合侵权责任的比例原则。
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